标准必要专利的无效策略

此文章来自于韩燕霞。

近年来，通信领域的专利诉讼呈现高发态势，其中有一定比例的专利诉讼，都是和标准必要专利（StandardEssentialPatents，SEPs）有关。最近引起热议的高通VS魅族的专利诉讼中涉及的专利主要就是标准必要专利。标准必要专利是指为了使工业产品符合技术标准而必须使用的专利技术。在专利诉讼中，涉嫌侵权方通常会采取无效专利的方式来作为诉讼的主要策略。那么对于标准必要专利，在无效方面是否有需要注意的事项？

在展开讨论之前，我们先来熟悉一下专利无效的理由，根据《专利法实施细则》的规定，专利无效的理由主要有无新颖性或创造性，修改超范围，公开不充分，权利要求保护不清楚，权利要求得不到说明书支持等；其中，从无效的实践来看，无效把握较大的理由主要是以新颖性或创造性。简言之，就是如果能找到影响专利的新颖性或创造性的对比文件，则所涉专利被无效的可能性比较大。

那么标准必要专利较一般专利而言，其特别之处就是对比文件的查找途径；也就是说，对标准必要专利而言，除了可以通过各国的专利数据库和非专利文献等常规途径来查找对比文件外，还有一条多数情况下行之有效的途径——从标准的演进过程中所产生的各种文件来查找合适的对比文件。

本篇围绕通信领域展开，所以在此有必要先了解一下通信领域标准的演进过程。

简言之，通信领域的标准演进一般为三个阶段，阶段一、业务需求定义；阶段二、总体技术实现方案；阶段三、实现该技术所需的具体协议规范；在各个阶段，都会有多个标准提出者以及大量的标准提案。这些大量的标准提案会经过多次的技术讨论会议及邮件讨论，来最终确定选用的技术方案。这样，在通信标准演进的这三个阶段过程中会产生大量的技术文件。进一步地，通信领域的标准官方网站上会公布这些与标准相关的技术文件，例如：技术规范、技术报告、标准提案等。这些大量的技术文件将是我们查找合适的对比文件的强大武器。

下面我们来讨论一下如何在标准组织中针对标准必要专利查找合适的对比文件。

首先，我们可以先去查询一下该标准必要专利所对应的标准文档有哪些。一般有两个查询途径：一，通过在标准组织的IPR声明网站中进行查询，里面会有与专利相关的标准版本信息；二、若专利权人已就该标准必要专利提起诉讼，一般在起诉状中可以找到与该专利相关的标准信息；

接下来，确定相关的标准文档后，我们需要查找该专利的技术方案最早在标准的哪个版本或提案中有提及。

例如在3GPP标准中有个CR（Change Request）清单，在CR清单中我们可以根据标准号来查找该标准号演进过程中的修订记录，从而确定相关的专利最早在标准的哪个版本或提案中有提及。简要介绍一下CR, 3GPP标准对规范的修改是通过CR的方式。各个公司向相关的技术标准组（TSG）递交CR，修改现有的规范中的某个具体问题。如果这个CR经过会议讨论最终通过的话，该CR的技术方案会在下一个新的版本中有体现。

如果根据CR，我们查到最早出现该专利的技术方案的标准版本或提案，则确认一下最早的标准版本或提案日期是否早于该标准必要专利的优先权日，如果是，则说明找到了合适的对比文件。

反之，进一步地，我们可以根据找到的修订记录，查找相关的会议报告，以及看看是否在提交该修订记录之前有相关的邮件讨论；还可以在报告中查看提出该修订的作者（通常是公司），这样，进而可以深入地搜索该公司的专利或查找该公司的相关技术人员发表的非专利文献，确认是否有合适的对比文件等。

需要说明的是，上述查找合适的对比文件的过程，有个比较复杂的工作就是确定标准必要专利的技术方案所在的最早标准版本或提案。这需要对各个标准组织的工作机制以及特定标准有一定的熟悉才可以进行。当然，最有效的方式是找到合适的熟悉该标准组织和特定标准的参会人员，让他们来进行协助查找是事半功倍的。

接下来，确定找到的合适对比文件能否作为证据使用以及证据的公开日期。对此我们可以结合两个无效决定来说明。在无效决定号WX16231涉及的案件中针对从3GPP网站上下载的标准相关文件, 合议组在无效决定中认为从网络下载的文献由于其自身具有不确定性的特点，存在可随意修改的问题，在对网络证据未进行证据公证又无其它佐证足以证明其与来源文件内容一致的情况下，合议组对这些证据不予采信。所以，从标准网站上获取的对比文件一般需要通过公证来进行保全。

另外，在第27176号无效决定中，证据3是来源于3GPP官方网站的会议文档，请求人提交了公证书原件用于证明其真实性。专利权人对证据3的公开时间有异议，主张无法确认证据3旁边标注的日期是否为证据3的公开日。合议组认为：在没有反证的情况下鉴于3GPP网站的权威性和网站资料共享的运作模式，其各文件旁标注的上传日期可以被视为该文件的公开日。在专利权人未能提供反证支持其主张的情况下，上述公证书中3GPP网站上所标准的日期可以作为证据3的公开日。

综上所述，由于标准必要专利的产生主要是围绕着标准的需求以及标准的演进产生的，所以从标准的演进出发来查找合适的对比文件是非常重要的一个途径。对于该类对比文件，我们一般需要通过公证方式来保全证据。

作为以标准为核心的产业领域，设备商，运营商及芯片厂商都需要围绕标准来运营产业链，所以技术标准在这些产业领域的重要性是不言而喻的，在通信领域尤其如此。如前所述，涉及标准必要专利的诉讼已经在全球各地涌现，相应地，标准必要专利的无效策略的重要性也随之显现。以上是笔者在实践中就标准必要专利的无效策略的一点体会。最根本地，如何在具体个案中尽可能地无效标准必要专利，深入理解专利技术是基础，在此基础上充分灵活地使用上述提及的无效策略及法律赋予的其他无效理由，如此本文的讨论才更有意义。